Commentaire sur la saisie ex parte de secrets et la décision Mission Capital Advisors LLC v. Christopher D. Romaka, No. 16-cv-05878- LLS (S.D.N.Y. July 29, 2016)

Par Jean-Bernard Terrisse

Note : La production et la mise en ligne de cette capsule ont été rendues possibles grâce au soutien financier du Conseil de recherches en sciences humaines. Texte à jour au 24 septembre 2019

La plupart des civilistes québécois n’auront probablement jamais entendu parler de cette chose étrange qu’est la saisie ex parte. Cela va de soi, puisque c’est un remède qui ne trouve pas vraiment son équivalent en droit civil québécois, sauf dans des cas exceptionnels avec l’ordonnance de type Anton Piller, qui est issue du common law, mais qui est parfois utilisée les tribunaux québécois [Mathieu Piché-Messier, Catherine Lussier, Laurence Burton, «Développements récents: les ordonnances d’injonction de type Anton Piller, Mareva et Norwich en matière de fraude commerciale», (2014) 44 R.D.U.S. 127, p 3, ci-après Piché-Messier et al.]. En guise d’introduction, une petite explication sur ce remède est donc de mise. Tout d’abord, il convient de préciser que la saisie ex parte dont il est question ici est celle prévue par la loi fédérale américaine Defend Trade Secret Act (18 U.S.C. §1836, ci-après : DTSA), qui vise à protéger, comme son nom l’indique, contre l’appropriation de secrets commerciaux.

Depuis l’adoption de la DTSA le 11 mai 2016, très peu de décisions ont eu pour effet d’accorder la saisie ex parte. Il s’agit d’un remède extraordinaire, en ce sens qu’il est très rare qu’il soit accordé et ce, pour des raisons évidentes. En effet, le terme ex parte signifie que c’est une sorte de saisie qui est ordonnée par un juge en l’absence de la partie contre qui elle est émise. Le but étant ainsi de prendre la partie par surprise pour éviter qu’elle ne puisse disposer des biens de propriété intellectuelle qu’elle s’est injustement appropriés. D’ailleurs, de façon assez magistrale, par cette saisie, le juge va ordonner à la police fédérale (les U.S Marshalls) de procéder à cette saisie sans en aviser la partie adverse. L’on comprend mieux alors d’où viennent les nombreuses critiques de ce remède qui ne laisse pas la chance à la partie visée de présenter ses observations.  Ce qui vient ainsi court-circuiter le principe général du audi alteram partem, voulant que les parties puissent être entendues lorsque l’un de leurs droits est en jeu. La gravité de l’atteinte aux droits les plus fondamentaux explique ainsi le caractère exceptionnel de cette saisie, ainsi que les nombreux critères prévus dans la DTSA à §1836(b)(2)(A) qui doivent être rencontrés pour qu’un juge ne l’accorde.

Aux États-Unis, [comme le note N. Clifford Jr, « Two Years of Ex Parte Seizures Under the DTSA: Have We Fallen Down the Slippery Slope ?, » en ligne : https://tinyurl.com/yxl4wlld], la toute première décision qui accordait une saisie ex parte est la suivante : Mission Capital Advisors LLC v. Christopher D. Romaka, No. 1:16-cv-05878- LLS (S.D.N.Y. July 29, 2016) [en ligne sur le site du Santa Clara Law Digital Commons : https://tinyurl.com/yy9z7nqs]. Dans cette affaire, Mission Capital Advisors (ci-après : MCA) est une entreprise spécialisée en évaluation et qui donne des conseils en matière de prêts commerciaux immobiliers. En ce qui concerne le défendeur, Christopher Romaka est l’ancien directeur du financement de MCA. Selon la plainte, M. Romaka a téléchargé sur son ordinateur personnel la liste des investisseurs et contacts clés, alors qu’il était absent du travail depuis plusieurs semaines. Par la suite, il a prétendu avoir supprimé cette liste, mais une analyse faite sur son ordinateur a révélé que cette liste de contact s’y trouvait toujours, mais sous un nom différent et sous un type de document caché. Une autre particularité de cette affaire qui démontre la mauvaise foi de M. Romaka, c’est le fait que son attitude a changé radicalement au cours des procédures alors qu’il est devenu injoignable et a cessé de coopérer avec la demanderesse. Le juge Abrams avait ordonné le 22 juillet 2016 au défendeur de comparaître devant la cour le 25 juillet 2016. Cette ordonnance n’a pas été respectée et depuis cette date du 22 juillet, M. Romaka n’a plus donné de nouvelles et est devenu injoignable. Ainsi, lors de cette séance du 25 juillet 2016, le juge Schofield a maintenu la Temporary Restraining Order (TRO) déjà émise contre M. Romaka l’enjoignant de cesser d’accéder, de divulguer ou de copier la liste de contacts. C’est aussi à cette occasion qu’il a entendu MCA sur la question de la saisie ex parte.

Sur la question de cette saisie ex parte, le juge Schofield s’assure que chacun des critères prévus dans la DTSA à §1836(b)(2)(A) sont satisfaits. Il y a huit (8) critères qui sont énoncés dans cette section sur la saisie ex parte. Il semble que les trois (3) premiers critères visent à déterminer s’il est opportun de recourir à une saisie ex parte. Le premier critère consiste à se demander si un ordre simple de la cour donné en vertu de l’article 65 des Federal Rules of Civil Procedure serait un remède approprié ou si, comme c’est le cas en l’espèce, le défendeur aurait plutôt tendance à éviter de se conformer à un tel ordre. Tel que mentionné précédemment, le défendeur est devenu injoignable au cours des procédures, sans compter qu’il a déjà fait fi d’un ordre de la cour qui l’enjoignait de comparaître le 25 juillet 2016, ce qui rend une simple ordonnance, en apparence, peu utile.

Le deuxième critère est celui du préjudice irréparable en l’absence d’une saisie ex parte. Dans le présent cas, la propriété intellectuelle qui est volée est une banque de données avec des informations sur les investisseurs et contacts clés de MCA. Selon le juge Schofield, une telle liste a demandé énormément de temps et d’argent à constituer. Son obtention donnerait un avantage indu à tout compétiteur et serait alors très préjudiciable pour MCA. De surcroît, M. Romaka semble être de bien mauvaise foi et semble avoir des intentions malveillantes; nous avons décrit précédemment la façon dont il s’est approprié les données confidentielles et a tenté de les cacher sur son ordinateur personnel. Un autre élément qui ajoute à la crainte du préjudice irréparable est le fait que le défendeur a reçu plusieurs offres d’emploi de compétiteurs, ce qui rend le préjudice encore plus concret.

Le troisième critère porte sur la prépondérance des avantages de la saisie ex parte pour le demandeur, comparés aux inconvénients pour le défendeur. Ici, le juge Schofield explique l’importance de la liste de clients et d’investisseurs pour le demandeur, alors que la saisie ex parte ne porte pas atteinte aux droits de M. Romaka, qui n’est pas propriétaire de cette liste. Le test de la prépondérance est donc aisément satisfait en l’espèce, ce qui milite fortement en faveur de la saisie ex parte, considérant qu’un tel remède est souvent refusé pour la raison qu’il peut porter fortement atteinte aux droits d’une partie.

En vertu du quatrième critère, il faut prouver que la liste constitue un secret commercial au sens de la loi. Voici la définition d’un secret commercial en vertu de la DTSA:

 (3) the term “trade secret” means all forms and types of financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information, including patterns, plans, compilations, program devices, formulas, designs, prototypes, methods, techniques, processes, procedures, programs, or codes, whether tangible or intangible, and whether or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing if—

the owner thereof has taken reasonable measures to keep such information secret; and

(B) the information derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, another person who can obtain economic value from the disclosure or use of the information; (mes  soulignés)

Or, la liste de clients et d’investisseurs est une sorte de compilation, qui a, de toute évidence, une valeur économique pour le demandeur et qui ne peut être recréée ou autrement connue par un concurrent puisqu’elle a fallu plus de 10 ans au demandeur pour compiler les informations de cette liste et ce, à grand frais pour ce dernier.

Pour le reste des 4 autres critères, il faut, entre autres, que le demandeur démontre l’apparence de droit quant à l’appropriation illégale du secret commercial, que le défendeur est en possession actuelle de ce secret et que la saisie ex parte n’a pas été rendue publique par le demandeur (ce qui viendrait en quelque sorte rendre la saisie inutile).

En droit canadien, le remède le plus proche de la saisie ex parte est l’ordonnance ex parte Anton Piller. Les critères pour qu’un juge rende une ordonnance Anton Piller sont par ailleurs très similaires. Il faut prouver l’apparence de droit au fond du litige, qu’un dommage sérieux serait subi par le requérant sans cette ordonnance, que la personne visée est réellement en possession de la preuve visée par l’ordonnance et que celle-ci est susceptible de détruire cette preuve sans l’ordonnance Anton Piller [Piché-Messier et al., à la p 5]. Les différences entre les deux remèdes se trouvent au niveau de leurs objectifs qui sont quelque peu différents. En effet, l’ordonnance Anton Piller, quoiqu’aussi utile en matière de secrets commerciaux, a une portée plus large et vise aussi la protection de la preuve susceptible d’être altérée ou détruite dans un litige civil. Au contraire, la saisie ex parte de la DTSA est limitée et ne s’applique qu’aux secrets commerciaux.  Par exemple, le danger en tant que tel n’est pas la « destruction » du secret commercial, comme l’on pourrait détruire ou altérer une preuve, mais plutôt la possibilité que ce secret devienne connu et perde ainsi sa qualité de secret, ou qu’il ne soit utilisé pour en tirer des avantages économiques. En effet, la saisie ex parte fait partie intégrante de la DTSA, alors que l’ordonnance de type Anton Piller tire son nom d’une décision anglaise [Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd., [1976] 1 Ch. 55 (C.A.)] dont le principe a été incorporé en droit canadien par la Cour Suprême du Canada [Celanese Canada Inc. c. Murray Demolition Corp., 2006 CSC 36, [2006] 2 RCS 189, au par 35; Colombie-Britannique (Procureur général) c. Malik, 2011 CSC 18, [2011] 1 RCS 657, au par 29]. C’est donc une ordonnance issue de la common law qui a une visée générale et qui n’est pas limitée à l’application d’une loi en particulier.

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