Commentaire sur l’injonction préliminaire du droit américain des secrets commerciaux et sur la décision Whic LLC v. Nextgen Laboratories inc., 341 F.Supp.3d 1147 (September 17, 2018 – United States District Court, D. Hawai‘i)

Par Jean-Bernard Terrisse

 

Note : La production et la mise en ligne de cette capsule ont été rendues possibles grâce au soutien financier du Conseil de recherches en sciences humaines. Texte à jour au 24 septembre 2019

 

L’adoption en date du 11 mai 2016 de la Defend Trade Secret Act (18 U.S.C. §1836, ci-après : DTSA) avait notamment comme finalité l’uniformisation de la protection des secrets commerciaux aux États-Unis. En effet, avant l’adoption de cette loi fédérale, la loi applicable aux secrets commerciaux variait en fonction de chaque état, ce qui avait pour conséquence de complexifier les recours pour les compagnies œuvrant dans plus d’un état [William J. McCabe & Gene W. Lee, «The new ‘’Defend Trade Secrets Act’’: What it means and how it can be utilized to defend against trade secret misappropriation», en ligne: https://tinyurl.com/y3lqpmtz]. Ainsi, la DTSA met à la disposition des entreprises, qui font l’objet d’une appropriation de leur secrets commerciaux, différents recours applicables à certaines situations particulières. Parmi ces recours, la « preliminary injunction » (ci-après : l’injonction préliminaire) est le plus couramment utilisée; elle permet d’obtenir, par témoignage, un ordre de la cour avant que la cause ne soit entendue au fond et ce, en n’étant point limité à une période de 14 jours comme c’est le cas du « Temporary Restraining Order » (ci-après l’ordonnance de restriction temporaire) [Rule 65b) des Federal rules of procedure, en ligne : https://tinyurl.com/y6fh25md]. Malgré tout, l’injonction préliminaire demeure un remède extraordinaire, et requiert pour son application que le requérant fasse une preuve étoffée de certains critères, notamment la preuve du préjudice irréparable qu’il subirait en l’absence de cette injonction.

Dans Whic LLC v. Nextgen Laboratories inc., [341 F.Supp.3d 1147(September 17, 2018 United States District Court, D. Hawai‘i)], la cour fédérale américaine avait à se prononcer sur une demande d’injonction préliminaire. Située à Hawaii, la demanderesse Aloha Toxicologie (ci-après «Aloha») est une entreprise qui effectue des tests de dépistage de drogues. Celle-ci a retenu les services de la défenderesse Maki pour s’occuper des ventes et des relations d’affaires avec les clients de la compagnie. Maki a ensuite recruté la défenderesse Simbulan, notamment pour la supervision du travail de laboratoire et le contrôle de qualité. Les problèmes surviennent en décembre 2017, alors que Aloha doit se soumettre à des tests laboratoires surprises et obtient un nombre important d’échecs. Aloha est alors dans l’obligation de corriger les déficiences soulevées dans le test surprise, sans quoi elle perd son permis qui lui permet de continuer à effectuer les tests de drogues. De façon concomitante, la défenderesse Ohana/NextGen (ci-après «NextGen»), qui œuvre aussi dans le marché des tests de dépistage de drogue, s’est mise à recruter la défenderesse Maki dans le cadre de son agrandissement dans l’état d’Hawaii. En mars 2018, la défenderesse Maki a fini par accepter un poste chez NextGen, amenant ainsi avec elle la défenderesse Simbulan, mais n’a quitté son emploi chez Aloha qu’en juin 2018. Ainsi, pendant cette période, les défenderesses auraient commis un nombre important de violations, tant contractuelles, qu’en vertu des lois américaines sur la concurrence et les lois sur les secrets commerciaux (DTSA et le Hawaii Uniform Trade Secrets Act (“HUTSA”), HRS ch. 482B). En outre, elles ont reçu un salaire directement de deux compétiteurs, elles ont sollicité et menti aux clients d’Aloha pour les amener chez NextGen en disant que l’entreprise devait fermer ses portes suite aux déficiences révélées par les tests, etc.

Ayant eu vent des agissements des défenderesses, Aloha a saisi la cour fédérale de cette affaire en juin 2018. Elle demande, entre autres, à titre d’injonction préliminaire, que les défenderesses cessent immédiatement de desservir tout client qui était un client actuel ou potentiel d’Aloha, de notifier à tous ces clients d’Aloha une copie de l’injonction préliminaire ainsi qu’une note à l’effet qu’ils seront désormais servis uniquement par Aloha. Pour obtenir l’injonction préliminaire, le demandeur doit démontrer la coexistence de plusieurs critères, tels qu’ils sont élaborés dans l’arrêt Winter [Winter v. Nat. Res. Def. Council, Inc., 555 U.S. 7, 24, 129 S.Ct. 365, 172 L.Ed.2d 249 (2008)]. D’une part, il doit faire la preuve de l’apparence de droit quant au mérite de sa demande et, d’autre part, doit prouver que l’absence d’injonction lui causerait un préjudice sérieux et irréparable. Ensuite, le tribunal doit soupeser l’ensemble des avantages et des inconvénients d’une telle mesure et, finalement, voir si l’injonction demandée est conforme à l’intérêt public.

Dans la présente affaire, c’est surtout le critère de la preuve de l’apparence de droit quant au mérite de la demande qui est problématique. Dans le cadre de la DTSA pour obtenir une injonction préliminaire, il faut démontrer qu’il y a une preuve prima facie d’appropriation d’un secret commercial par les défendeurs. Or, le principal écueil provient du fait que les défenderesses Maki et Simbulan ne se sont approprié physiquement aucun matériel ou banque de donnée. Elles n’ont pas téléchargé de listes de clients ou encore des documents contenant des procédés et méthodes confidentielles ou autre. Maki étant la représentante des ventes d’Aloha, c’est elle qui recrutait les nouveaux clients et, de ce fait, elle les connaissait personnellement; elle connaissait notamment leurs courriels, leur numéro de téléphone, leurs préférences et leurs demandes particulières. Sur cette question, le tribunal cite une décision qui s’était déjà prononcé sur cette difficulté: «The mere fact that the information is not in a written list is not dispositive» [Brocade Communications Systems, Inc. v. A10 Networks, Inc., 873 F.Supp.2d 1192 (2012) à la p 1215].

Sur la notion du secret commercial, la cour revient sur deux critères de la DTSA qui sont déterminants. Il faut notamment que le propriétaire du secret commercial ait pris des mesures pour garder l’information secrète et que cette information ait une valeur économique. Or, ici, la valeur économique de la connaissance personnelle des clients d’Aloha, dans un marché assez restreint que celui des tests de dépistage de drogue, a certainement une valeur économique. De plus, Aloha avait prévu la protection de ces informations confidentielles dans son Manuel de l’employé  dont avaient connaissance autant Maki que Simbulan. Ceci semble donc indiquer que le propriétaire avait pris de mesures pour effectivement conserver ces informations secrètes.

En somme, le tribunal reconnait que la preuve de l’apparence de droit quant au mérite de la cause est assez faible. Néanmoins, la jurisprudence américaine vient établir que le tribunal peut se satisfaire d’une preuve faible de l’apparence de droit lorsque le demandeur démontre au minimum qu’il y a une question sérieuse en jeu sur le mérite de la cause et que les autres facteurs établis dans Winter sont plus solides. C’est effectivement ce qui va se passer dans cette décision. Il est évident que Aloha subit un préjudice important du fait qu’une grande partie de sa clientèle a été détournée vers son compétiteur direct. De plus, les autres critères étant assez clairement satisfaits, le tribunal va finalement donner raison au demandeur et prononcer l’injonction préliminaire tel que demandée.

Il s’agit d’une décision dont les faits, s’ils s’étaient produits au Québec, n’auraient probablement pas mené à l’octroi d’une telle injonction. Au Québec, l’équivalent de l’injonction préliminaire est l’injonction interlocutoire; celle-ci est régie par les articles 510 et suivants du Code de procédure civile. Pour obtenir une injonction interlocutoire, le demandeur doit prouver l’apparence de droit, c’est-à-dire que la demande n’est ni frivole ni vexatoire [Sylvain Lussier, Le Grand Collectif – Code de procédure civile : Commentaires et annotations, Volume 2 (Articles 391 à 836), 4e édition, L. Chamberland (dir.), 2019, Article 511; ci-après Lussier]. Ensuite, il doit prouver qu’en l’absence d’une telle injonction, il en subirait un préjudice sérieux ou irréparable. Enfin, le tribunal devra mettre en balance les avantages et les inconvénients d’une telle mesure sur les droits des parties [Lussier, Article 511].

À première vue, les critères pour l’octroi d’une injonction interlocutoire et ceux pour l’injonction préliminaire sont presque identiques. Néanmoins, la Cour Suprême du Canada est venue nuancer le tout en 2018, dans la décision Radio-Canada [R. c. Société Radio-Canada, 2018 CSC 5, [2018] 1 R.C.S. 196, ci-après Radio-Canada]. En effet, dans cette décision, elle ajoute un fardeau supplémentaire pour obtenir l’injonction interlocutoire lorsque celle-ci est qualifiée de mandatoire, c’est-à-dire qu’elle « (…) intime au défendeur de faire quelque chose comme de rétablir le statu quo (…)» [Radio-Canada, au par 15]. En effet, le premier critère devient désormais l’exigence d’une forte apparence de droit quant à la demande principale. Si l’on revient à la situation d’Aloha, il est clair qu’elle exigeait en l’espèce une injonction de type mandatoire, puisqu’elle demandait à NextGen de prendre des actions pour rétablir le statu quo qui existait avant les fautes commises par les défenderesses, notamment, en écrivant aux anciens clients d’Aloha pour les aviser que c’est désormais elle qui leur fournira les services de dépistages requis. En ce sens, la preuve de l’apparence de droit étant faible, tel que cela a été relevé précédemment, il semble qu’elle n’aurait pas satisfait le fardeau plus élevé de forte apparence de droit requis en droit canadien.

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