JTH Tax, Inc., et al. v. Freedom Tax, Inc., et al., No. 19-00085, W.D. Ky., 2019 U.S. Dist. LEXIS 78532, 2019 WL 2062519: une injonction préliminaire accordée et un traitement judiciaire compatible avec le droit québécois

Par Charbel Abi-Saad

Note : La production et la mise en ligne de cette capsule ont été rendues possibles grâce au soutien financier du Conseil de recherches en sciences humaines. Texte à jour au 16 octobre 2019

Résumé de l’affaire JTH

Les principes applicables à l’injonction préliminaire et la DTSA aux États-Unis

La Defend Trade Secrets Act (« DTSA ») [ 18 U.S.C. § 1836(b)(1)] permet notamment aux propriétaires de secrets commerciaux détournés de demander une injonction si les secrets commerciaux sont liés à un produit ou service utilisé ou destiné à être utilisé dans le commerce interétatique ou étranger.

La DTSA définit le secret commercial comme une information pour laquelle (1) le propriétaire a pris des mesures raisonnables pour la garder secrète. Cette information doit au surplus (2) produire une valeur économique indépendante, réelle ou potentielle du fait qu’elle n’est pas généralement connue ni ne peut être facilement déterminée par une autre personne, qui peut obtenir une valeur économique de la divulgation ou l’utilisation de l’information [18 U.S.C. § 1839(3)].

Pour prouver le détournement d’un secret commercial, une partie requérante doit faire valoir des faits:

[TRADUCTION] établissant une divulgation ou une utilisation non consentie d’un secret commercial par une personne qui a utilisé des moyens inappropriés pour acquérir le secret ; ou, au moment de la divulgation, savait ou avait des raisons de savoir que le secret commercial a été acquis par des moyens inappropriés, dans des circonstances donnant lieu au devoir de maintenir le secret commercial.

C-Ville Fabricating, Inc, 2019 US Dist LEXIS 50373, 2019 WL 1368621, à la p 12 (citant Ford Motor Co v Launch Tech Co, no 17-12906, 2018 US Dist LEXIS 29923, 2018 WL 1089276, à la p 16 (ED Mich 26 février 2018)); voir aussi 18 U.S.C. §1839(5).

Lorsqu’il a examiné une demande d’injonction préliminaire, le tribunal de district américain a tenu compte des quatre facteurs suivants, qui sont d’origine jurisprudentielle [Certified Restoration Dry Cleaning Network, LLC v Tenke Corp, 511 F3d 535, 542 (6th Cir 2007) (citant Tumblebus Inc v Cranmer, 399 F3d 754, 760 (6th Cir 2005)).], à savoir:

  1. Si la demande d’injonction a de fortes chances de succès (« strong likelihood of success ») sur le fond;
  2. Si la partie requérante subirait un préjudice irréparable sans l’injonction;
  3. Si l’émission de l’injonction causerait un préjudice important à autrui;
  4. Si l’émission de l’injonction serait dans l’intérêt public.

Résumé du contexte factuel

Les demandeurs JTH Tax, Inc., opérant sous le nom commercial de Liberty Tax Service et Siempretax+, L.L.C. (collectivement « Liberty ») intentent cette action contre les défendeurs Freedom Tax, Inc (« Freedom ») et Adisa Selimovic. Liberty est un franchiseur de Liberty Tax Service, un service américain de préparation des déclarations de revenus. Par un accord de franchise avec Liberty, les franchisés accèdent notamment à de la formation sur les opérations, le marketing, la publicité, la vente et les systèmes commerciaux en plus d’obtenir du matériel d’exploitation, de marketing et de publicité qui ne sont pas disponibles au public.

Le contrat de franchise comprenait plusieurs clauses de protection, par exemple une clause de non-concurrence de deux ans et une clause de droit de premier refus d’offre d’achat de la franchise.

Selimovic constitue Freedom en société en 2017, après avoir été dirigeante d’un franchisé de Liberty, The Franchise Corp. (« The Franchise »). Pour les fins de ce bulletin, il suffit de savoir que The Franchise a fait l’objet d’une injonction préliminaire, toujours en vigueur lors de l’affaire JTH Tax, laquelle interdit non seulement à The Franchise d’utiliser les marques et le nom de Liberty, mais également de solliciter les clients actuels ou potentiels de Liberty.

Selimovic acheta par la suite la quasi-totalité des actifs de The Franchise. C’est dans ce contexte factuel que Liberty demande une injonction préliminaire, d’une part pour interdire à Freedom d’utiliser ses marques de commerce et l’information confidentielle lui appartenant. Liberty demande aussi au tribunal d’étendre à Selimovic l’effet de la clause de non-concurrence en l’empêchant de travailler chez un de ses concurrents.

Conclusions de faits et de droit

Le tribunal accorde en partie la demande d’injonction préliminaire, s’estimant satisfait du respect des quatre conditions d’attribution. La présente analyse se limitera aux conclusions du tribunal relatives à la DTSA.

Notons d’abord qu’il n’est pas contesté que les informations que fournit Liberty à ses franchisés constituent des secrets professionnels qui sont destinés au commerce interétatique. Ensuite, il est également établi que Liberty a divulgué ces secrets commerciaux à ses franchisés, dont, à l’époque The Franchise.

Premièrement, au niveau de l’apparence de droit, le tribunal retient l’argument de Liberty voulant que Selimovic — bien qu’elle ne fût peut-être pas elle-même signataire de ces contrats de franchise — avait l’obligation, comme dirigeante de The Franchise, de préserver ses secrets commerciaux. Étant donné que Freedom exerce ses activités à partir des franchises, qu’elle utilise des marques similaires à celles de Liberty et qu’elle a pris au moins une partie des clients de Liberty qui ne savent pas que Freedom ne fait pas partie de la marque Liberty, Liberty convainc le tribunal que l’appropriation illicite est probable. Cette dernière démontre ainsi que sa demande d’indemnisation au titre de la DTSA pourrait probablement aboutir sur le fond (« its DTSA claim is likely to succeed on the merits »).

Ensuite, le tribunal s’estime satisfait relativement à l’existence d’un préjudice irréparable, puisque les défendeurs ont profité d’informations commerciales confidentielles de Liberty en plus de leur utilisation de marques de commerce portant à confusion, ce qui causera probablement une perte de l’achalandage de Liberty et de son « goodwill ». Si cela n’était pas suffisant, le tribunal poursuit en écrivant qu’un préjudice causé par la violation de la confidentialité et le détournement de secrets commerciaux sont, de par leur nature, irréparables.

Quant à la condition du préjudice subi par autrui, le tribunal retient que les clients de Freedom pourront contracter avec d’autres entreprises offrant un service semblable, ce qui revient à dire que ces clients ne seront pas affectés par une injonction visant Freedom. Néanmoins, le tribunal estime que l’injonction demandée visant à interdire Selimovic de travailler chez un concurrent est préjudiciable à cette dernière. D’ailleurs, sur la même note, la Cour estime qu’une injonction visant à interdire l’emploi d’une personne est uniquement possible en vertu de l’équivalent de la DTSA au niveau de l’État, mais non en vertu de la DTSA. Cela s’explique par l’interdiction explicite prévue à la DTSA d’empêcher l’accès à un emploi par une injonction [18 U.S.C. § 1836(b)(3)(A)(i)(I)].

Le tribunal estime quant au critère de l’intérêt public qu’il est rempli du fait même que Liberty a de bonnes chances de succès sur le mérite (premier facteur) en ce qui concerne l’utilisation illicite de marques de commerce. Relativement à la demande d’injonction visant Selimovic, contrairement au facteur du préjudice subi par autrui, le tribunal retient que cette injonction serait compatible avec l’intérêt public en ce qu’il existait une attente raisonnable que Selimovic, en sa qualité de dirigeante de The Franchise, respecte également les clauses de non-concurrence.

En pondérant ces conditions, le tribunal arrive à la conclusion que l’injonction fondée sur l’équivalent de la DTSA au niveau de l’État est justifiée. Quant à la demande fondée sur la DTSA, cette injonction est également justifiée en partie. Comme la DTSA prévoit explicitement qu’une injonction ne peut avoir pour effet d’interdire à une personne de travailler, la demande de Liberty d’interdire à Selimovic de travailler au sein d’une entreprise concurrente ne respecte pas les prescriptions de DTSA. Plutôt, le tribunal opte pour une injonction limitée, en ce qu’il enjoint Selimovic de ne pas utiliser des secrets commerciaux acquis alors qu’elle agissait comme dirigeante chez The Franchise ou des informations acquises par des tiers que Selimovic devrait savoir comme étant des secrets commerciaux de Liberty.

Commentaires de l’auteur

L’injonction préliminaire sous la DTSA en bref

Un ouvrage de doctrine américain révèle que l’injonction préliminaire représente 45% des dossiers s’appuyant sur la DTSA et que 58% de ces demandes étaient accordées par les tribunaux, ce qui constitue une augmentation substantielle relativement à des demandes similaires pré-DTSA. En effet, moins de 40% des demandes d’injonctions préliminaires et d’interdiction temporaire (« Temporary restraining orders ») recevaient alors l’assentiment des tribunaux [David S Levine et Christopher B Seaman, « The DTSA at one: an empirical study of the first year of litigation under the Defend Trade Secrets Act », (2018) 53 Wake Forest L Rev 105].

L’injonction provisoire interlocutoire québécoise se distingue de l’injonction préliminaire américaine.

L’équivalent de l’injonction préliminaire au Québec est soit l’injonction interlocutoire soit l’injonction interlocutoire provisoire, dépendamment de l’urgence de la situation. Supposons pour les fins de cette analyse que l’injonction interlocutoire provisoire au Québec est l’équivalent procédural le plus rapproché de l’injonction préliminaire américaine. Elle se distingue en fait sensiblement de sa contrepartie américaine. D’une part, les critères ne sont pas tous les mêmes, et d’autre part, les critères qui semblent similaires se distinguent également. Pour faciliter cette comparaison, il convient d’exposer brièvement les conditions de l’injonction provisoire québécoise. L’article 511, al 1 du Code de procédure du Québec et la jurisprudence [Pivotal Payments Corporation c Kukura, 2016 QCCS 3969 au para 35] prévoient les quatre conditions suivantes:

  1. La demande d’injonction parait y avoir droit;
  2. L’injonction est nécessaire pour empêcher un préjudice sérieux ou irréparable;
  3. La partie requérante subirait un plus grand préjudice que l’autre partie, si l’injonction devait être refusée;
  4. Les faits indiquent une situation d’urgence.

Une comparaison succincte avec les conditions de l’injonction préliminaire américaine révèle les constats suivants:

  • Le critère de l’apparence de droit est moins contraignant au Québec, comparativement au critère de « fortes chances de succès » américain;
  • Le critère du préjudice sérieux ou irréparable est moins contraignant au Québec comparativement au critère du préjudice irréparable américain, qui ne permet pas d’invoquer un préjudice sérieux;
  • Le critère de la balance des inconvénients au Québec est moins large, en ce que seules parties sont visées par la phraséologie comparativement au facteur américain qui est plus large, englobant « autrui »;
  • Le critère de l’intérêt public américain n’existe au Québec qu’en matière de contestation constitutionnelle [Manitoba (Procureur général) c Metropolitan Stores Ltd, (1987) 1 RCS 110; 1987 CanLII 79 (CSC)];
  • Le critère de l’urgence de l’injonction interlocutoire provisoire n’existe pas dans la liste de critères de l’injonction préliminaire.

Un traitement juridique québécois vraisemblablement similaire

Il nous est permis de croire qu’une affaire similaire au Québec aurait rendu des conclusions similaires. Nous nous prononcerons uniquement sur les différences entre les conditions d’attribution de l’injonction, énumérées ci-devant.

Premièrement, si le tribunal américain a retenu que la demande d’injonction préliminaire avait des fortes chances de succès, il est évident qu’au Québec, la première condition de l’apparence de droit, moins contraignante, serait respectée.

Similairement, le tribunal américain reconnaît l’existence d’un préjudice irréparable, ce qui est compatible avec la condition québécoise et évacue du fait même la nécessité de démontrer un préjudice sérieux de manière alternative.

Le critère de la balance des inconvénients est en l’espèce identique à celui américain, puisque le tribunal a statué qu’une injonction visant une partie, Selimovic, lui serait préjudiciable.

L’analyse américaine des inconvénients pour les tiers, soit les clients de Freedom, n’a pas écarté l’ordonnance d’injonction, donc cette différence entre la condition américaine et celle québécoise n’aurait pas eu d’effet tangible sur l’issue de cette affaire.

Quant au critère de l’intérêt public américain, qui n’aurait pas été invoqué au Québec, attendu que le tribunal américain n’a pas considéré qu’une injonction est contraire à l’intérêt public dans cette affaire, là encore, cette affaire aurait également été rendue similairement au Québec.

Se pose enfin la question: le contexte factuel présente-t-il une situation urgence? Il ne serait pas risqué de répondre par l’affirmative. Nous nous appuyons notamment sur l’affaire similaire Groupe Vap inc. c. Gestion Hugo Devin inc., 2017 QCCS 542, dans laquelle la Cour supérieure, accorde en partie une injonction interlocutoire provisoire en vue d’empêcher une potentielle utilisation d’une marque de commerce et de secrets commerciaux. Elle reconnaît que le critère de l’urgence est ainsi rempli par les allégations fournies (voir les par. 61-65).

Si tant est qu’un tribunal québécois ne soit pas convaincu de l’existence d’une situation d’urgence, cela ne ferait qu’écarter l’injonction interlocutoire provisoire, mais non l’injonction interlocutoire, ni l’injonction permanente, qui ne requièrent pas une telle démonstration. Force est de constater, à la lumière de ce qui précède que la décision américaine aurait vraisemblablement été similaire au Québec, surtout lorsque l’on considère l’approche nuancée du tribunal américain en ce qui se rapporte à l’injonction limitée visant Selimovic. Un tribunal québécois aurait potentiellement réagi d’une manière analogue, au moins indirectement, par son analyse de la balance des inconvénients qui aurait milité en faveur d’une injonction partielle n’interdisant pas complètement à la défenderesse de travailler, comme une telle approche entraînerait des conséquences importantes.

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