Tiffany v. eBay Inc., 600 F.3d 93 (2nd Cir. 2010) et la notion de violation contributoire – Les marques de commerce sont-elles à l’abri de la contrefaçon dans l’ère du eCommerce?

Par Claudia Duong

 

Note : La production et la mise en ligne de cette capsule ont été rendues possibles grâce au soutien financier du Conseil de recherches en sciences humaines.

Ebay est le titulaire du site web www.ebay.com. Ce site offre à ses usagers un marché en ligne où la vente et l’achat d’une variété de produits est possible. Ce sont les utilisateurs qui s’occupent eux-mêmes de vendre la marchandise tandis que eBay ne fait que faciliter les échanges entre les vendeurs et les consommateurs et soutient leurs transactions sur son site web.

De son côté, Tiffany est un magasin très connu de bijouterie de luxe. Ses produits de marque se vendent exclusivement par l’entremise de ses magasins, ses catalogues et son site web.
Après avoir effectué deux sondages nommés «Buying Programs» pour étudier les pratiques dans la vente des produits Tiffany sur eBay, Tiffany a découvert que presque ¾ des marchandises s’affichant comme étant de marque «Tiffany» sur ce site sont des contrefaçons.

Face à ce problème, eBay a adopté plusieurs mesures antifraude pour tenter d’éliminer les faux produits Tiffany et a même dépensé environ 20 millions de dollars par année pour promouvoir la sécurité sur son site et la confiance des consommateurs. À cet effet, elle utilise un engin détectant les cas de fraude et employant des filtres spécifiques pour les produits Tiffany. EBay a aussi développé le programme «Verified Rights Owner » (ci-après le «programme VeRo») qui permet aux détenteurs de droits en propriété intellectuelle d’employer une procédure d’avis et de retrait afin de signaler une annonce qui pourrait potentiellement porter atteinte à leurs droits. En général, eBay enlève les annonces dans les 24 heures de leur signalisation et selon les statistiques, supprime 80% de celles-ci après avoir reçu une plainte. (Tiffany (NJ) Inc. v eBay Inc., 600 F3d 93 (2d Cir. 2010), à la p 10, ci-après Tiffany v. eBay)

Néanmoins, parallèlement à ses démarches antifraude et anticontrefaçon, eBay tout de même fait la promotion des bijoux de luxe et produits de marque se trouvant sur son site. De fait, eBay indique dans plusieurs annonces que les bijoux Tiffany sont disponibles sur son site.

En 2004, Tiffany a donc intenté une action contre eBay en alléguant entre autres choses que la conduite d’eBay constitue une «direct and contributory trademark infringement» (ou une violation directe et contributoire d’une marque de commerce), une dilution de marque et de la publicité trompeuse. La Cour du Southern District of New York a donné raison à eBay à tous les égards (576 F.Supp.2d 463, (S.D.N.Y. 2008)). Tiffany a alors porté la décision en appel devant la Court of Appeals for the Second Circuit. La Cour d’appel a subséquemment confirmé la décision de la Cour de District à l’égard de ladite violation directe et contributoire d’une marque de commerce et de la dilution de marque, mais a retourné la cause à la Cour de District en ce qui concerne l’argument de la publicité trompeuse.

(1) La doctrine de « secondary liability »

La décision Tiffany v. eBay comporte plusieurs volets et analyse de nombreux sujets de droit concernant la propriété intellectuelle. Toutefois, la notion qui nous intéresse en l’espèce est celle du «contributory trademark infringement».

À cet égard, la Cour définit cette violation comme étant une conduite qui facilite la violation des droits de propriété intellectuelle par les vendeurs de produits contrefaits. (Tiffany v. eBay, à la p 20) En effet, cette doctrine dérive de la doctrine de «secondary liability», un principe de tort en common law. Cette notion veut qu’une personne soit responsable pour une violation même si elle ne l’a pas directement commise (Mark Batholomew et John Tehranian, « The Secret Life of Legal Doctrine: The Divergent Evolution of Secondary Liability in Trademark and Copyright Law » (2006) 21:4 Berkeley Technology Law Journal 1363, à la p 1366 [ci-après Batholomew et Tehranian).

Voici un exemple concret qui illustre ce concept: après s’être fait fortement encouragé par A, B lance une roche à C. Même si A n’a pas lui-même directement lancé la roche, A est tout de même responsable envers C en «secondary liability» puisqu’il est un «contributory tortfeasor». (Batholomew et Tehranian, à la p 1366) Les cours interprètent ce principe d’un point de vue économique : la doctrine de «secondary liability» permet de déplacer les coûts vers des acteurs qui sont en position de prévenir des dommages futurs. (Batholomew et Tehranian, à la p 1366)

(2) L’exigence du «specific knowledge» dans eBay v. Tiffany

La Cour applique en l’espèce les tests de l’affaire Inwood (Inwood Labs, Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844, 854 (1982); ci-après Inwood) pour déterminer si une personne est responsable en «contributory trademark infringement» (Tiffany v. eBay, à la p 20). Le premier volet du test est d’évaluer si le fournisseur de service a intentionnellement incité quelqu’un à violer les droits d’une marque de commerce et le deuxième volet est d’évaluer si un fournisseur de service continue à offrir ses services à une personne même s’il sait ou a des raisons de croire (« knows or has reason to know ») que celle-ci viole les droits d’une marque de commerce.

Dans le cas d’eBay v. Tiffany, la Cour d’appel du Second Circuit a confirmé la décision de la Cour de District sur l’issue de «contributory infringement» et a décortiqué plus en détail le deuxième test d’Inwood. La Cour divise son raisonnement en deux temps : (1) les annonces qu’eBay a supprimées après leur signalement et (2) les annonces frauduleuses qui sont toujours affichées sur le site. (Lindsey Frank, «Proprietor's Generalized Knowledge of Infringement of Seller's Trademark Did Not Create A Duty Upon Proprietor to Remedy the Problem, and Therefore Proprietor Did Not Hold Liability for Contributory Trademark Infringement» (2010) 19 U. Balt. Intell. Prop. L.J. 53, à la p 58–59 (WL))

Pour la première partie, la Cour confirme la décision de l’instance inférieure et n’impose pas de responsabilité à eBay puisqu’il a rapidement corrigé les gestes illégaux des usagers de son site par le programme VeRO. (Frank, à la p 59)

Pour la deuxième partie, la Cour réitère que eBay n’encourt pas de responsabilité contributoire pour les produits contrefaits encore affichés sur son site (Tiffany v. eBay, à la p 30). L’argument principal de Tiffany était que d’après le test d’Inwood, la connaissance générale d’eBay quant à la vente de produits contrefaits sur son site la rendait responsable par sa contribution à la violation des droits sur une marque de commerce.

Toutefois, la Cour d’appel du Second Circuit maintient la conclusion de la cour d’instance inférieure en soulignant la différence entre la connaissance spécifique et la connaissance générale. En effet, la décision de la Cour suprême des États-Unis Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984), ci-après Sony) va à l’encontre de la prétention de Tiffany. En effet, dans la décision Sony, la Cour suprême affirme que le standard d’Inwood veut que le fournisseur puisse identifier des individus qui violent les droits de marque de commerce par l’entremise de ses services. (Tiffany v. eBay, à la p 31) En d’autres mots, le fournisseur de service doit avoir plus qu’une connaissance générale que sa plateforme soit utilisée pour vendre des produits contrefaits pour être responsable sous ce régime. À cet effet, le fardeau de preuve nécessite une connaissance contemporaine d’un affichage particulier sur le site qui viole ou violera les droits de marque de commerce (Tiffany v. eBay, à la p 29).

Certains sont d’avis que cette décision impose aux propriétaires de marques de commerce le fardeau de surveiller le marché en ligne par leurs propres moyens. (Michael Pantalony, «Contributing to Infringement: Intermediary Liability After Tiffany v. Ebay and Louis Vuitton v. Akanoc» (2015) 105 Trademark Rep. 709, à la p 712, ci-après Pantalony). En conséquence, «the Second Circuit imposed no duty on eBay to investigate the authenticity of the products sold through its website or to take further steps to combat the sale of counterfeit products through its forum». (Pantalony, à la p 712), Cette exigence de prouver un « specific knowledge » fait en sorte que les détenteurs de marques de commerce sont laissés à eux même pour empêcher la vente de produits contrefaits sur des sites web tel qu’eBay. La solution de la Cour d’appel du Second Circuit semble en pratique bien inefficace. En effet, ce sont les marchés en ligne qui ont un contrôle direct et un accès aux informations importantes pour réduire la contrefaçon et qui ont le pouvoir de réduire les activités portant atteinte aux les droits des auteurs et détenteurs de marques de commerce (Pantalony, à la p 712-713).

Comme le souligne une commentatrice, « by failing to examine the efficacy of eBay's anti-counterfeiting programs or to explore the possibility of alternative methods of reducing infringement, the Second Circuit effectively authorized eBay's current state of anti-fraud efforts ». (Michelle C. Leu, « Authenticate This: Revamping Secondary Trademark Liability Standards to Address A Worldwide Web of Counterfeits »(2011) 26 Berkeley Tech. L.J. 591, à la p 609, ci-après Leu) Les experts d’eBay ont même admis que 30% des produits affichés sur son site sont contrefaits. (Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc., 576 F. Supp. 2d 463, à la p 486 (S.D.N.Y. 2008), conf en partie, renvoyéé en partie, 600 F.3d 93 (2d Cir. 2010)) De ce fait, eBay profite substantiellement de la vente de produits contrefaits même s’il n’a pas connaissance des instances particulières de violation selon le standard de eBay v. Tiffany. (Leu, à la p 609).

(3) La décision eBay v. Tiffany menace la profitabilité des détenteurs de marque de commerce

À mon avis, le standard de « specific knowledge » permet à des sites comme eBay d’éviter toute responsabilité pour les activités frauduleuses sur leur plateforme. Avec un grand nombre de gens qui magasinent en ligne, il est important de protéger la propriété intellectuelle des compagnies qui dépensent déjà beaucoup d’argent pour veiller à l’intégrité de leur marque de commerce.

Les détenteurs de marques de luxe, comme Tiffany, Gucci et Louis Vuitton, se fient à leur réputation pour pouvoir maintenir le pouvoir attractif de leurs produits. Dans cette optique, les marques de commerce sont des outils indispensables pour signaler la qualité impeccable des produits (Zuccaro, à la p 145). Il est donc indéniable que le marché de produits contrefaits menace leur profitabilité et que les e-commerces sont clairement avantagés par le standard de Tiffany. (Esther A. Zuccaro, « Gucci v. Alibaba: A Balanced Approach to Secondary Liability for E-Commerce Platforms » (2016) 17 N.C.J.L. & Tech. On. 144 à la p 147)

Face à la popularité de e-commerce, trouver une solution qui protège à la fois les droits des détenteurs de marques de commerce dans cette nouvelle ère technologique tout en autorisant la revente de produits de marques en ligne semble être encore plus important et plus impossible que jamais.

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